从Restriction Requirement到诉讼禁反言：一个专利申请程序如何改变侵权诉讼走向？
2026-07-14
美国专利审查中的限制性要求（Restriction Requirement，下称RR），对很多中国申请人而言并不陌生。然而，如果问一句：你对RR的应对，真的只是“选一组、反驳两句、速速结案”吗？
如果是，那可能意味着，你正在埋下隐形的风险。
2025年，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Focus Products Group Int’l, LLC v. Kartri Sales Co.一案中作出了一项值得所有专利申请人警醒的判决：专利权人在答复RR时的措辞选择和程序操作，最终导致其在侵权诉讼中失去了对“ring”的广义解释，法院认定其专利保护范围因RR答复过程中的放弃（disclaimer）而被限缩。这一判决犹如一面镜子，照出了中国同行在处理RR时普遍存在的认知盲区——很多人将RR视为一道不得不答的“程序选择题”，却忽略了这个看似不起眼的程序性审查意见，如何在日后的侵权诉讼中演变为对手攻击专利保护范围的“弹药”。
本文尝试跳出常规的“RR是什么、怎么答”的操作手册式框架，从制度本质、实务误区和风险防控三个维度，重新审视RR应对中的深层次问题，提供更具前瞻性的思考视角。
一、重新认识RR：不仅是“审查负担管理”，更是“保护范围博弈”
中国专利从业者最容易陷入的误区，是将RR简单理解为“美国版单一性”，然后沿用在中国和EPO积累的单一性应对经验去答复。这个误区的根源不难理解：从表面看，RR和单一性都涉及“多个发明能否在一件申请中并存”的问题，很容易让人产生“两者本质相同”的错觉。
但两者的制度逻辑截然不同。
单一性关注的是“技术关联性”——权利要求之间是否存在相同或相应的特定技术特征，以此判断它们是否属于同一发明构思。RR的核心逻辑则是“审查成本合理性”——即使权利要求之间存在技术关联，只要审查员认为同时审查会给其带来严重检索或审查负担，即可发出RR。从法律要件看，RR的成立须同时满足两个条件：权利要求包含两项以上独立且可区分的发明；若不进行限制，会造成严重审查负担（serious search and/or examination burden）。
这意味着，在RR框架下，审查员被赋予了相当广泛的自由裁量权。申请人即便进行反驳，审查员也往往在后续OA中坚持原RR意见。因此，对RR的应对，不应停留于“能否驳倒审查员”的技术层面，而应上升为“如何在程序约束下最大化保护范围”的策略层面。
更重要的是，RR处理中的每一个程序动作——选择了哪一组权利要求、反驳时说了什么话、是否保留了重新加入的权利——都可能在后续侵权诉讼中被拿来解释权利要求范围。这一点，正是Focus Products案的核心启示。
二、警示：Focus Products案告诉你，“沉默”也是一种放弃
Focus Products案中被控侵权的装置是带平坦上缘的浴帘挂环。联邦巡回上诉法院依据审查员的多次陈述，认为该申请的权利要求中的“ring”涵盖了不同的种类——一种是有凸起的挂环，另一种是具有“平坦上边缘”的挂环。专利权人选择了其中一组权利要求，审查员最终取消了（cancelled）另一项明确覆盖“具有平坦上边缘的环”的权利要求，理由是该项权利要求属于未被选择的类别。
问题的关键在于：在整个审查过程中，专利权人从未对审查员关于被选权利要求范围的定性提出任何异议。换句话说，专利权人选择了“沉默”。在侵权诉讼中，被告的产品恰恰使用了具有平坦上边缘的环。CAFC最终认定，专利权人既然已同意审查员对权利要求的范围缩小，就不能在后续诉讼中重新主张包含平坦上边缘的环形结构的保护范围，即使单独依据权利要求通常含义解读时该结构本应被涵盖。因此，专利审查过程中的这一系列行为构成了对权利要求范围的放弃（disclaimer），专利权人不得在诉讼中主张“ring”涵盖平坦上边缘的环，因此侵权不成立。
这一判决给我们的启示是深刻的：
第一，RR答复不仅是程序动作，更是在建立“prosecution history”。你在RR答复中的每一句话——包括你选择不说的话——都可能成为日后解释权利要求的依据。在Focus Products案中，真正伤害专利权人的不是他“说了什么”，而是他“没说什么”。审查员对权利要求范围作了定性，专利权人没有反驳，法院将沉默解读为同意。
第二，类别选择（election of species）本身可能被对手用来限缩保护范围。 当你在一组类别中选择了一个类别，而放弃了其他类别时，对手可能会主张你对未选类别的范围作出了放弃。因此，在选择类别时，有必要考虑是否需要同时提交一份“异议声明”（explanation of disagreement），明确记录申请人对权利要求范围的立场，以避免日后被解释为放弃。
第三，分案申请是规避风险的重要手段。 CAFC在判决中明确指出，申请人应考虑通过分案申请来保护未选择的类别，以便在RR选择日后被认定为限制性解释时，仍能获得覆盖完整发明范围的权利要求。换句话说，分案不仅是扩大保护范围的工具，更是风险对冲的手段。
三、重新加入（Rejoin）不是理所当然的权利
很多专利从业者认为：接受RR后，未选权利要求可以在母案授权后“重新加入”（rejoin）母案。这个理解需要加一个重要的限定条件。
根据37 CFR 1.142(b)，未选权利要求在申请人作出选择后即被“撤回”（withdrawn），但“在RR被撤回或驳回的情况下可恢复审查”。实务中，rejoin通常发生在选定的权利要求被认定为可授权之后，审查员会主动将那些“与选定权利要求具有可专利性区别的、且不构成独立可区分发明的未选权利要求”重新加入审查。
然而，rejoin有两个容易被忽视的限制：
一是范围限制。只有与选定权利要求“不具有独立可区分性”的未选权利要求才有可能被rejoin。如果未选权利要求被审查员认定为构成独立的可区分发明，rejoin的可能性极低。
二是程序要求。为了保留rejoin的权利，建议在审查过程中将未选发明的权利要求修改为要求对已选择发明的限定，否则可能导致丧失重新加入的权利。这意味着，申请人不能简单地“坐等”审查员主动rejoin，而需要主动创造条件。
四、PCT进入美国后的RR：当单一性逻辑与RR逻辑正面冲突
对于通过PCT途径进入美国的申请，RR的处理还有一个值得注意的特殊性。
PCT申请在国际阶段适用单一性规则（37 CFR 1.475），审查员判断是否存在相同或相应的特定技术特征。然而，当PCT申请进入美国国家阶段后，审查员可能依据美国国内RR规则（37 CFR 1.142）再次发出RR。这就产生了一个制度性的冲突：在国际阶段被认为具有单一性的权利要求，在美国可能被认定为“独立且可区分”从而触发RR。
例如，产品权利要求与其制备方法权利要求，在PCT国际阶段通常被认为具有单一性（因为两者共享特定技术特征）。但美国审查员可能认为：如果该制备方法可以用于制造“实质上不同的产品”，或者该产品可以通过另一“实质上不同的方法”来制造，则两者属于不同的发明，可以发出RR。
针对PCT申请的RR，申请人可以尝试援引PCT单一性规则进行反驳，但有一个重要的策略性取舍值得注意：在争辩两组权利要求之间存在相同或相应的特定技术特征时，需避免给审查员留下“两组权利要求没有独立的专利性，一损俱损”的口实。换言之，强行争辩单一性可能换来审查员在后续创造性审查中用同一份对比文件同时驳回两组权利要求——这个风险需要审慎评估。
这里隐含的深层逻辑是：RR虽然增加了程序成本，但也可能在客观上起到了“隔离风险”的作用——如果两组权利要求被分开审查，其中一组被驳回未必直接导致另一组被驳回。因此，在决定是否反驳RR时，不能只看“能不能驳倒”，还要看“驳倒后的代价是什么”。
五、布局端的反向思考：用分案策略对冲RR风险
既然RR是美国审查中难以避免的程序，那么更值得思考的问题或许是：如何在申请布局阶段就为RR做好预案，而不是等到收到OA后才被动应对？
其一，跨类别权利要求之间的关联性设计。在撰写阶段，可以在方法权利要求中明确限定“专用于生产XX产品”，在产品权利要求中关联“由XX方法制备而成”，以此强化两组权利要求之间的技术关联性，降低被认定为“独立且可区分”的概率。当然，这一策略需要平衡说明书的支持范围和日后的维权举证难度。
其二，主动分案替代被动选择。如果申请中明确包含产品、方法、用途等多类权利要求，且技术关联性较弱，可考虑在递交时就主动分案，而不是等到审查员发出RR后再被动选择。主动分案的优势在于：分案申请可继承母案的申请日，申请人可在分案中自由追求未被选择的主题，同时规避RR程序中的各种隐含风险。
其三，建立RR应对的“标准作业程序”。对于高频触发RR的申请类型（如产品+方法、通式+多实施例），可以建立标准化的内部处理流程，包括：选定的策略考量（优先选产品还是方法？优先选通式还是具体实施例？）、反驳的必要性与边界（什么情况下反驳？反驳到什么程度？）、rejoin权利的保留方式、以及分案申请的时间节点规划。
结语：将RR从“程序负担”转化为“策略工具”
美国专利限制性要求，表面上看是审查员用来管理审查负担的程序工具，但其背后牵涉的权利要求解释、prosecution history、分案策略、rejoin权利等一系列问题，使其成为影响专利保护范围的重要变量。
Focus Products案提醒我们：RR答复中的每一句话、每一个选择、每一次沉默，都可能在未来被翻出来解读。作为专利代理师，我们的职责不仅是帮助客户“通过审查”，更是帮助客户在通过审查的同时，最大限度地保留和保护专利的商业价值。
RR不是敌人，而是一道需要用心作答的题目。答好了，它只是审查路上的一个小插曲；答不好，它可能成为侵权诉讼中被对手反复引用的“硬伤”。
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